Патенты и лицензии

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕТЕНЗИОННОГО ПОРЯДКА
В СПОРАХ О НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Светлой памяти Валерия Ардалионовича Мордвинова,
который всегда был внимателен к духу закона
и тверд в отстаивании своих убеждений

       В статье канд. юрид. наук, доцента кафедры гражданского права Национального исследовательского Томского государственного университета, патентного поверенного, заместителя директора ООО «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры» С.В.Бутенко (г. Томск, butenko.patent@gmail.com) анализируются проблемные аспекты применения досудебного порядка урегулирования споров о неиспользовании товарных знаков.
       Ключевые слова: товарный знак, претензионный порядок урегулирования споров о неиспользовании товарного знака, арбитражный процесс, отказ от исключительного права, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, письмо-согласие на регистрацию товарного знака.

       SOME FEATURES OF THE CLAIM PROCEDURE IN DISPUTES OVER THE NON-USE OF TRADEMARKS
       In the article of S.V.Butenko, Phd, Associate Professor of the Chair of Civil Law of the National Research Tomsk State University, patent attorney, Deputy Director of the company «Intellectual Property Agency» Butenko and Partners « (Tomsk, butenko.patent@gmail.com), problematic aspects of the pre-trial the procedure for settling disputes over the non-use of trademarks are analyzed.
       Key words: trademark, claim procedure for the settlement of disputes over the non-use of the trademark, arbitration process, renunciation of the exclusive right, agreement on the alienation of the exclusive right to a trademark, letter of consent to the registration of a trademark.

       С июля 2017 г. в России действует обязательный для истцов претензионный порядок по спорам о неиспользовании товарных знаков. Теперь иск о неиспользовании товарного знака может быть предъявлен в Суд по интеллектуальным правам только после соблюдения специального досудебного порядка урегулирования спора, детализированного в нормах п. 1 ст. 1486 ГК РФ¹. На страницах журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» уже публиковался подробный комментарий к федеральному закону, вводившему в действие указанную новеллу, поэтому во избежание повторов представляется необходимым сослаться на данную статью и в контексте настоящей работы².
       ¹ В ред. Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ.
       ² Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 10. С. 2.
       Между тем с момента вступления поправок в ГК РФ в силу Судом по интеллектуальным правам и юридическим сообществом наработана определенная практика по применению претензионного порядка, которая, с одной стороны, требует внимания ученых-цивилистов per se, а с другой, ставит перед законодателем ряд задач по совершенствованию нормативной регламентации анализируемой процедуры.
       Первая проблема, которую целесообразно обсудить в свете появления нового претензионного порядка, – это содержание предложения, с которым обязан выступить истец на стадии досудебного урегулирования спора. В соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованное лицо направляет правообладателю «предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак» .
       Из буквального толкования данной нормы, содержащей слово «предложение» в единственном числе и союз «либо» , не отделенный запятой, следует, что потенциальному истцу необходимо направить одно предложение, содержащее указание на возможность по выбору правообладателя отказаться от исключительного права или уступить его. Соответственно, закон не предоставляет заинтересованному лицу какой-либо альтернативы: обе опции должны напрямую упоминаться в соответствующем обращении к владельцу товарного знака.
       Иной точки зрения придерживаются О.А.Рузакова и А.Б.Рузаков: «Заинтересованное лицо может направить правообладателю предложение совершить одно из указанных действий. В то же время нет запрета на предложение заинтересованного лица правообладателю самому выбрать отказ от исключительного права или заключение договора» ³.
       ³ Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Указ. соч. С. 7.
       В своей судебной практике автор настоящей статьи также успела столкнуться с «половинчатым» предложением об урегулировании спора. Так, будущий истец направил компании-правообладателю письмо с просьбой об отказе от исключительного права на товарный знак, располагая при этом достоверными сведениями об использовании спорного средства индивидуализации его владельцем (на момент направления предложения у заинтересованного лица уже имелись доказательства использования товарного знака, полученные им в рамках другого судебного процесса). Данный спор закончился благоприятным образом для правообладателя товарного знака. Однако само право подачи иска после неполного соблюдения претензионного порядка с наличием у заинтересованного лица возможности выбрать заведомо бесперспективный для целей урегулирования спора вариант поведения ставит перед судом и законодателем вопрос об опасности злоупотребления правами на стадии направления претензии и о важности предоставления правообладателю возможности самому выбирать юридическую судьбу принадлежащего ему права.
       Предоставление правообладателю альтернативы между отказом от права и его отчуждением направлено на установление баланса между имущественными интересами владельца частично неиспользуемого товарного знака и естественным желанием потенциального истца приобрести исключительное право на необходимый ему товарный знак с наименьшими временными и финансовыми затратами. На практике вариант с уступкой прав на неиспользуемый или частично неиспользуемый товарный знак является самым популярным способом предотвращения судебного спора, поскольку имущественный интерес правообладателя, понесшего расходы на регистрацию спорного товарного знака, в той или иной степени удовлетворяется за счет заинтересованного лица, которое, в свою очередь, экономит время и средства на регистрацию сходного обозначения по собственной заявке. Правообладатель, использующий товарный знак даже для нескольких товаров или услуг по перечню регистрации, едва ли может быть заинтересован в отказе от исключительного права, поскольку в таком случае он не только теряет свою легальную монополию, но и не получает ничего взамен.
       Воля законодателя на предоставление владельцу товарного знака права выбора из двух опций косвенно усматривается и в формулировке нормы четвертого абзаца п. 1 ст. 1486 ГК РФ, в соответствии с которой заинтересованное лицо приобретает право на подачу иска в течение 30 дней по прошествии двухмесячного срока с даты направления предложения при условии, что «правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак» . Здесь, впрочем, следует особо подчеркнуть, что редакция этого абзаца представляется крайне неудачной из-за наличия между упомянутыми возможностями соединительного союза «и» , поскольку отказ от права не может предшествовать его отчуждению, как и сосуществовать с ним для тех же самых товаров и услуг. Правообладатель либо подает заявление об отказе от права, либо распоряжается им иным образом – посредством заключения двусторонней сделки. Сочетание этих вариантов в отношении различных товаров или услуг также возможно при наличии согласия управомоченного субъекта, однако указанное требует от законодателя грамотной формулировки общего правила («либо х, либо у, либо х1 + у2» , где разными цифрами обозначены неоднородные группы товаров).
       Между тем представляется, что законодатель напрасно не предоставил потенциальным сторонам судебного спора третьей возможности – выдачи заинтересованному лицу письма-согласия в порядке пятого абзаца п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Вероятно, при подготовке проекта закона во внимание принимался тот факт, что Роспатент вправе не учитывать письмо-согласие в случае, если регистрация обозначения по заявке заинтересованного лица может стать причиной введения потребителей в заблуждение. Иными словами, получение письма-согласия от владельца сходного товарного знака не гарантирует истцу регистрации собственного обозначения по заявке с более поздним приоритетом.
       Однако следует помнить, что патентное ведомство также может не зарегистрировать и переход исключительного права на товарный знак от правообладателя неиспользуемого товарного знака к заинтересованному лицу по договору об отчуждении исключительного права, сославшись на опасность введения в заблуждение (п. 2 ст. 1488 ГК РФ). Выдача письма-согласия по-прежнему является компромиссной мерой, нередко используемой в качестве механизма удовлетворения интересов обеих сторон в мировых соглашениях, заключаемых в спорах о неиспользовании товарных знаков⁴.
       ⁴ См. напр.: определение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2017 г. по делу № СИП-322/2017 «О прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения».
       Внимательный читатель может задаться вопросом: «Насколько вообще важно скрупулезное следование претензионному порядку, если для заинтересованного лица очевидно, что суда не избежать?» . Представляется, что для судебного представителя это задача первостепенной важности, поскольку:
       на основании части 1 ст. 128 АПК РФ арбитражный суд в случае непредставления доказательств соблюдения досудебного порядка урегулирования спора вправе оставить исковое заявление без движения, установив для истца определенный временной период, в течение которого последний должен устранить допущенное нарушение;
       если доказательства надлежащего соблюдения претензионного порядка не будут представлены суду в указанный в определении об оставлении искового заявления без рассмотрения срок или если при решении вопроса о принятии заявления суд установит, что претензионный порядок все-таки не был соблюден истцом, исковое заявление подлежит возращению (п. 4) и 5) части 1 ст. 129 АПК РФ);
       в соответствии с п. 2) части 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд обязан оставить уже принятое исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству будет установлено, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора с ответчиком. Как правило, Суд по интеллектуальным правам исследует данный вопрос по инициативе ответчика.
       Поскольку Суд по интеллектуальным правам изучает обстоятельства использования товарного знака в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления предложения заинтересованного лица, оставление искового заявления без рассмотрения или его возвращение истцу дают правообладателю дополнительное время для создания видимости использования товарного знака или для налаживания полноценного производства продукции с использованием спорного средства индивидуализации.
       Другим аспектом, которому хочется уделить внимание в настоящей статье, является вопрос о том, каким образом должно быть оформлено предложение заинтересованного лица, чтобы Суд по интеллектуальным правам счел досудебный порядок урегулирования спора соблюденным и перешел к рассмотрению спора по существу.
       Во-первых, до направления запроса правообладателю стоит еще раз удостовериться в том, кому принадлежит исключительное право на предположительно неиспользуемый товарный знак. С процессуальной точки зрения речь идет об установлении надлежащего ответчика. АПК РФ позволяет истцу заменять ненадлежащего ответчика при производстве по делу. Однако следует помнить, что при замене ненадлежащей стороны возникает новый иск, а значит, истец обязан соблюсти претензионный порядок во взаимоотношениях с действительным правообладателем товарного знака. В случае, если Суд по интеллектуальным правам после замены ненадлежащего ответчика надлежащим установит несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора с надлежащим ответчиком, он выносит определение об оставлении искового заявления без рассмотрения⁵.
       ⁵ См. напр.: определение Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2017 г. по делу № СИП-392/2017 «Об оставлении искового заявления без рассмотрения».
       В условиях существования открытого Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания установление правообладателя товарного знака не является проблемой, однако представляется важным обратить внимание на следующее обстоятельство. Если товарный знак перешел к правообладателю по договору, имеет смысл проверять картотеку арбитражных дел на наличие вступившего в законную силу судебного акта, которым сделка по отчуждению исключительного права была признана недействительной, а исключительное право, соответственно, передано прежнему правообладателю. Зачастую между вынесением судебного акта и внесением изменений в реестр может пройти несколько месяцев.
       Во-вторых, следует уделить особое внимание регламентированным законом срокам подачи искового заявления. В частности, иск не может быть подан в суд как до истечения двух месяцев с даты направления предложения правообладателю, так и после отведенного 30-дневного периода, отсчитываемого с момента окончания первого (двухмесячного) срока. При этом сроки подлежат исчислению с учетом положений ст. 191–194 ГК РФ.
       В-третьих, необходимо учитывать требование второго абзаца п. 1 ст. 1486 ГК РФ, в соответствии с которым запрос заинтересованного лица направляется в адрес правообладателя, а также «по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации» . Между тем из указанной нормы совершенно невозможно установить, какой конкретно адрес имеется в виду во втором случае: адрес для переписки (по российской регистрации), адрес представителя (по «мадридскому» знаку) или адрес правообладателя, указанный в реестре товарных знаков или международном реестре, но не совпадающий с юридическим адресом правообладателя, указанном в ЕГРЮЛ или торговом реестре на дату направления предложения.
       Представляется, что досудебное урегулирование спора направлено на превенцию иска, которого можно избежать, а значит, добросовестный субъект, заинтересованный в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду его предполагаемого неиспользования, должен подходить к направлению претензии ответственно и использовать все известные каналы коммуникации с правообладателем. В данной связи остается только приветствовать практику Суда по интеллектуальным правам, который в качестве самостоятельного основания для оставления искового заявления без движения упоминает направление предложения только правообладателю, но не по адресу для переписки, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания⁶.
       ⁶ См. напр.: определение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2018 г. по делу № СИП-48/2018 «Об оставлении искового заявления без движения»//СПС «КонсультантПлюс».
       Не претендуя на полноту проведенного анализа, автор, тем не менее, предлагает юридическому сообществу включиться в дискуссию по поводу оценки содержания норм п. 1 ст. 1486 ГК РФ в нынешней редакции на предмет их определенности, юридической грамотности и достаточности для прохождения успешной досудебной процедуры, отвечающей интересам всех участников правоотношений и служащей задачам процессуальной экономии без излишнего формализма.

Список литературы

       1. Князев Д.В. Досудебное урегулирование спора в арбитражном процессе в контексте примирительных и иных досудебных процедур в зарубежных юрисдикциях//Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 6.
       2. Красовская М.Е., Ларина Т.В. Примирительные процедуры как альтернатива судебному разбирательству в арбитражном процессе//Арбитражные споры. 2018. № 1.
       3. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 10.